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INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DEVE FIGURAR COMO RÉU NAS AÇÕES PARA PROMOVER A NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA

A entidade admitiu ter promovido indevidamente o registro de nome de empresa que a autora da ação pretendia anular

Publicado por Tribunal Regional Federal da 3ª Região

há 9 anos

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) determinou a permanência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no polo passivo de ação ajuizada para promover a nulidade de registro de marca.

A decisão foi dada em agravo legal contra negativa de seguimento em recurso de apelação cível, onde pretendia o INPI a correção do polo passivo da demanda a fim de figurar como mero assistente litisconsorcial e ver-se livre da condenação em honorários.

Em suas razões de apelação, o Instituto alegou que a ação não foi movida contra ele, mas sim contra a empresa cuja marca se pretendia anular. Disse ainda que, mesmo que fosse considerado litisconsorte passivo, não poderia responder pelos honorários, uma vez que a autora da ação deixou de utilizar a via administrativa para obter a nulidade da marca da empresa ré na ação.

Ao analisar o caso, o colegiado julgador assinala que o próprio INPI reconheceu que o registro da marca indevida foi por ele efetuado, contrariando do artigo 65 da Lei nº 5772/71, dispositivo legal atualmente substituído pelo artigo 124, V, da Lei nº 9279/96, que estabelece: “Não são registráveis como marca: V- reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.”

O tribunal observa que o INPI tem responsabilidade objetiva pela concessão indevida do registro, sendo que em ações em que se discute a nulidade de registro de marca, sua posição é a de réu, conforme salientam precedentes jurisprudenciais.

Dessa forma, como o instituto não trouxe elementos suficientes para afastar a negativa de seguimento ao recurso de apelação, por este estar em confronto com jurisprudência dominante, a decisão agravada ficou mantida pela Turma julgadora.

No tribunal, o processo recebeu o nº 1997.61.00.051788-4/SP.

Assessoria de Comunicação Social do TRF3