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4 de Julho de 2022
  • 2º Grau
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Detalhes da Jurisprudência

Órgão Julgador

1ª Turma

Publicação

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/07/2020

Julgamento

6 de Julho de 2020

Relator

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA
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Inteiro Teor



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005685-45.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., RADESCO MINERACAO LTDA - ME

Advogado do (a) APELANTE: PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - SP239605-A
Advogado do (a) APELANTE: NEWTON SILVEIRA - SP15842-A

APELADO: NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., RADESCO MINERACAO LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Advogado do (a) APELADO: PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - SP239605-A
Advogado do (a) APELADO: NEWTON SILVEIRA - SP15842-A
Advogado do (a) APELADO: VINICIUS NOGUEIRA COLLACO - SP121006

OUTROS PARTICIPANTES:


APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005685-45.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., RADESCO MINERACAO LTDA - ME

Advogado do (a) APELANTE: PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - SP239605-A
Advogado do (a) APELANTE: NEWTON SILVEIRA - SP15842-A

APELADO: NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., RADESCO MINERACAO LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Advogado do (a) APELADO: PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - SP239605-A
Advogado do (a) APELADO: NEWTON SILVEIRA - SP15842-A
Advogado do (a) APELADO: VINICIUS NOGUEIRA COLLACO - SP121006

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de dupla apelação em face de sentença (fls. 755/760) que julgou improcedente a ação e parcialmente procedente a reconvenção para que a autora, Radesco Mineração, abstenha-se do uso do logotipo "São Lourenço" para identificar seus produtos.

Sustenta a ré, Nestlé Waters Brasil, em suma, que a autora deve indenizá-la pelo uso indevido de sua marca, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

Alega Radesco Mineração, em síntese: (i) inviável que uma empresa se aproprie com exclusividade de um nome de Município; (ii) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (iii) a reconvenção não poderia ser acolhida, considerando a incompetência absoluta da Justiça Federal para ações de obrigação de não fazer por violação da marca, com pedido indenizatório, pois o INPI não detém interesse em tais pleitos.

Contrarrazões do INPI asseverando, em suma, que não se trata de nome geográfico.

Contrarrazões da Nestlé sustentando que (a) São Lourenço não é indicação geográfica, nem marca fraca, mas marca famosa, de alto renome e que há a possibilidade de associação indevida entre os produtos das partes; (b) não são registráveis sinais que imitem ou reproduzam marca que o requerente não poderia desconhecer; (c) competência do INPI para registro de indicação geográfica; (d) em prol do princípio da economia processual, a apelada pode cumular pedidos na esfera Federal.

É o relatório.


APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005685-45.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., RADESCO MINERACAO LTDA - ME

Advogado do (a) APELANTE: PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - SP239605-A
Advogado do (a) APELANTE: NEWTON SILVEIRA - SP15842-A

APELADO: NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., RADESCO MINERACAO LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Advogado do (a) APELADO: PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - SP239605-A
Advogado do (a) APELADO: NEWTON SILVEIRA - SP15842-A
Advogado do (a) APELADO: VINICIUS NOGUEIRA COLLACO - SP121006

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Não é registrável como signo mercantil, por particular, a designação de ente público, tampouco indicação geográfica ou nome civil (art. 124, IV, IX e XV da Lei de Propriedade Industrial).

Com efeito, não parece razoável atribuir, com exclusividade, a determinada sociedade empresária a exclusividade de uso de nome de um Município.

No direito comparado, em caso francês (Case No. 15/24810, Atout France, Cour d'appel de Paris, Sept. 22, 2017), foi estabelecido que os estados detêm direitos sobre os nomes dos países respectivos, independentemente de registro - pois são elementos de identidade símiles a patronímicos -, de sorte que se promoveu à anulação da marca "France.com".

Na mesma senda, a Corte Federal Alemã de Patentes considerou irregistrável os termos "Auerbach" (Case No. 25 W (pat) 41/15) e "Machu Picchu" (Case No. 25 W (pat) 7/15).

A jurisprudência nacional disso não destoa, inclusive entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp 1092676 no sentido de que "A titularidade para registro de indicação geográfica é, em regra, coletiva, não cabendo direito de exclusividade a quem obtém o registro de marca que a contenha":

(...) EXCLUSIVIDADE DE UTILIZAÇÃO, EM MARCA, DE NOME DE RIO. DESCABIMENTO. (...)
2. A titularidade para registro de indicação geográfica é, em regra, coletiva, não cabendo direito de exclusividade a quem obtém o registro de marca que a contenha.
(REsp 1092676/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012)

No mesmo sentido, aponto julgados do TRF2 e do TRF5, um deles especificamente tratando de comercialização de água com nome da localidade da fonte:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO MARCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ÚNICO ELEMENTO NOMINATIVO. NOME DE CIDADE. INAPROPRIAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE. Não é registrável marca nominativa cujo único elemento consiste em nome de cidade que não deve, portanto, ser excluído do uso da coletividade, tais como os algarismos, as letras etc. (inciso II, do art. 124, da LPI). Nome de lugar pode ser incluído em marca nominativa, mas não consistir em seu único elemento. Apelação a que se dá provimento.
(AC 05186020320064025101. Des. Rel. Marcello Ferreira de Souza Granado, TRF2. Publicado em 19/12/2008).
"É vedada a utilização de indicação geográfica - como Gravatá, por exemplo - para servir de marca comercial, na forma do Art. 124, IX da Lei 9.279/1996. Inteligência do dispositivo numa interpretação teleológica e sistemática com os artigos 177 e 182 da mesma Lei". (...) 7. Apelo da empresa LUANDA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. improvido. Apelo da empresa ÁGUA MINERAL GRAVATÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. provido, em parte".
(AC 200183000213243, Desembargador Federal Francisco Wildo, TRF5 - Primeira Turma, DJ - Data::25/02/2005 - Página::741 - Nº::38.)
Recentemente, esta Corte Regional também se posicionou no sentido de que o termo"Ribeirão Preto"não pode ser de titularidade exclusiva de qualquer marca:
"Se a requerente procurou ligar sua marca ao local em que está sediada, é óbvio que terá que conviver com o direito de outras escolas particulares adotarem o mesmo expediente, sob pena, inclusive de estar se apropriando do nome de um ente público e a prevalecer a tese da autora, até mesmo o município de Ribeirão Preto poderia estar impedido de atribuir a uma de suas escolas públicas o seu próprio nome".
(Ap 00018756620074036102, JUÍZA CONVOCADA TAÍS FERRACINI, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/10/2017)

Mesmo parcela doutrinária, máxime estrangeira, que admite o registro de nome de cidade como marca, impõe como pressuposto necessário um alto grau de arbitrariedade na escolha (isto é, não pode ter uma relação de pertinência direta com o produto ou serviço) e desde que não seja capaz de incutir indevidamente a ideia de falsa procedência aos consumidores.

Nesse sentido, o art. 181 da LPI prevê que"nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência".

Atente-se: apenas pode ser elemento, e não a marca em si, e não pode guardar correlação com a gênese do produto.

Tal parece ter sido o fundamento adotado em julgado do STJ que admitiu a existência da marca" Curitiba ":

"Na hipótese, o termo 'Curitiba' não se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca - venda de veículos - tampouco com as características inerentes ao serviço identificado, motivo pelo qual não incide a vedação prevista no art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.
3. O vocábulo 'Curitiba' não ostenta as características próprias de indicação de procedência ou denominação de origem cujo registro é vedado pela lei, pois a disciplina legal da registrabilidade de indicações geográficas pressupõe a notoriedade da região na elaboração de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 182 da LPI, o que não se evidencia nestes autos.
(...)
4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) atuarem em ramos comerciais próximos, inocorreu a contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo "Curitiba", que por si só não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização descabida de marca mista alheia.
(REsp 1237752/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 27/05/2015)

Não obstante, repare-se, primeiramente, que se trata de julgado anterior ao supracitado REsp 1092676 - que assentou, peremptoriamente, a inviabilidade de titularidade exclusiva de indicações geográficas -, inclusive no qual sai vencido o Ministro Luis Felipe Salomão, que seria o relator do acórdão posterior.

Em segundo lugar, reconhece a possibilidade da existência da marca "Curitiba" apenas porque não tem qualquer relação com a produção de carros pela empresa titular; no caso em tela, todavia, a marca "São Lourenço" indica a própria procedência da água comercializada, não gozando de qualquer arbitrariedade que possa descaracterizar a vedação do art. 124, VI, da LPI.

Ou seja, na verdade, trata-se de sinal descritivo comum de característica do produto:

"O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo. - É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem".
(REsp 989.105/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009)

Com efeito, é um sinal que sequer poderia ter sido registrado, já que implica, na prática, no monopólio da indicação geográfica da fonte aquífera.

A indicação geográfica subdivide-se em indicação de procedência e denominação de origem.

Indicação de procedência é o nome do local que tenha se tornado conhecido como centro de extração ou produção de determinado produto ou prestação de dado serviço (art. 177, LPI).

Temos como indicações de procedência reconhecidas pelo INPI, por exemplo, Pelotas, para identificar doces tradicionais (IG 200901), e Franca, com relação a calçados (IG201012).

Repare-se que qualquer produto, desde que promane de tais localidades, pode utilizar-se da indicação geográfica (art. 178, LPI), já que não se trata de marca. Por outro lado, o que a apelada fez, ao registrar como sinal mercadológico uma indicação de procedência, na prática, foi estabelecer o monopólio de tal identificação, em detrimento de todos os empresários congêneres da região, o que é inadmissível, principalmente considerando-se o mandamento constitucional da livre concorrência.

Denominação de origem, por sua vez, é o nome de local que designe produto ou serviço cujas características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico (art. 178, LPI).

Tem-se como denominação de origem, reconhecida pelo INPI, por exemplo, Porto (IG201013), com relação a vinhos. Assevera-se que as características mesológicas e climáticas particulares da região são determinantes para os caracteres da bebida ali produzida.

Atente-se, novamente, que inexiste signo mercantil que possa arrogar-se a exclusividade na identificação da origem portuense; a denominação serve antes como uma espécie de selo de qualidade. Assim, temos a marca "Quinta do Valado", com a denominação de origem "Porto". As marcas "Feist" e "Ferreira", com símile apontamento, nenhuma podendo alegar infração de propriedade industrial.

É discutível se "São Lourenço" poderia ser considerada uma denominação de origem, vez que poderia ser arguível alguma característica peculiar do líquido que promana da cidade, máxime considerando-se que, para ser considerada mineral, a água deve conter algumas características estabelecidas no Decreto-lei n. 7.841/1945 ( Código de Águas Minerais), o que não deixa de ser de certa forma uma marca de certificação (art. 123, II, LPI).

Não obstante, independentemente da modalidade, fato é que uma indicação geográfica não pode ser exclusivamente titularizada para a identificação de produto ou serviço que guarda relação de pertinência com o local.

Nesse sentido, decisão do Supremo Tribunal Federal que, embora vetusta, é hodiernamente aplicável ao caso, máxime por ter permitido a coexistência das marcas de água mineral "LINDOIA" e "LINDOYA":

"Marca. Propriedade industrial. Como marca, o nome Lindóia ou Lindóya é inapropriável, pertencendo cumulativamente a todos os concessionários de lavra estabelecidos em Águas de Lindóia. A proteção da marca é restrita à designação da fonte e ao respeito ao nome de fantasia, assegurando-se, outrossim, a exclusividade do rotulo".
(RE 92556, Relator (a): Min. SOARES MUNOZ, Primeira Turma, julgado em 27/05/1980, DJ 13-06-1980 PP-04464 EMENT VOL-01175-02 PP-00623 RTJ VOL-00099-03 PP-00762)

Deveras, constava do registro de marca "LINDOIA", marca mista "sem direito ao uso exclusivo do termo nominativo" (RPI 1298, despacho 261; RPI 1326, despacho 300).

A despeito de a apelante alegar que foi ela quem deu o nome à cidade, e não o contrário, repare-se que apenas houve pedido de registro em 01.07.1997 (RPI 1387, Despacho 003) e a titular da marca é uma sociedade originariamente estrangeira.

O Município de São Lourenço, não obstante, existe oficialmente desde 01.04.1927.

Além do mais, descabe uma análise paleontológica das origens da denominação. Fato é que, quando do pedido do registro (tempus regit actum), tal termo era irregistrável, ou, ainda que procedimento normativamente falho, dever-se-ia ao menos ressalvar a ausência de exclusividade do elemento nominativo.

Esse, inclusive, tem sido o procedimento adotado pelo próprio INPI: com relação à marca mista de água mineral "CAXAMBU", há apostila constando "sem direito ao uso exclusivo da palavra Caxambu" (processo nº 811091309; RPI 762) - mesma solução adotada à marca mista de água mineral ARAXÁ (processo nº 811091317; RPI 1300) - não coincidentemente, todos municípios de Minas Gerais pertencentes ao Circuito das Águas, tal qual SÃO LOURENÇO.

Dessa sorte, a autarquia, ao defender a validade da marca, adota aqui posicionamento contraditório com o que amiúde a própria adota administrativamente (venire contra factum proprium).

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça tem arrenegado do atributo da exclusividade as "marcas fracas", na verdade, alternativa adotada jurisprudencialmente para signos tão ausentes de distinção que sequer poderiam ter sido registrados em primeiro lugar:

"Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes".
(AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)

Advirta-se, além do mais, que sequer há alegar possibilidade de confusão dos consumidores, consoante pode ser dessumido das fotos anexadas às fls. 66/76.

Quiçá, exatamente por estar cônscia da ausência de distinção do elemento nominativo, a ré buscou adicionar elementos distintivos à sua marca, adotando uma fonte cursiva rubra em um rótulo branco com uma figura leonina e uma casa simulando a origem da empresa, além de uma garrafa de 300 ml com coloração esverdeada e formato específico (embora, aqui corretamente, o INPI reconheceu a ausência de exclusividade na figura da garrafa, fls. 76, 175 e 183).

A autora, ao seu turno, tem um rótulo com matiz cerúleo e com representações de ondas d'água e com o elemento normativo "São Lourenço" em naval, seguido por "da Serra" em vermelho e em linha diversa, claramente dando realce ao segundo segmento, de maneira a distinguir o logotipo. Ainda, a autora comercializa galões de 20 e 10 litros, além de embalagens de 140 ml em formato bastante particular (fl. 69).

Nesse contexto, a ausência de colisão semiótica é patente quando se atenta que São Lourenço da Serra é, inclusive, um município diverso do da apelante, localizado neste Estado de São Paulo, onde a autora - constituída em 1996 (fl. 24) - tem sua sede (fls. 20 e 25), além de ter obtido outorga do Ministério de Minas e Energia para lavrar água na localidade (fl. 59) - identificando, assim, seu produto - desde 1999 (fl. 66).

Ou seja, mais do que inviabilizar a identificação geográfica da própria fonte aquífera, a ré objetiva a impossibilidade de identificação geográfica de qualquer local que tenha o nome do santo.

Nessa senda, outrossim, tem se arrenegado o atributo de contrafação quando um sinal mercantil é formado por lexemas de baixa distinção e a marca complexa posterior possui elementos nominativos adicionais aptos a criar um conjunto semântico díspar (tout indivisible).

No caso paradigmático francês, reconheceu-se que o registro da marca EAU DE ROCHE não infringiria a marca anterior ROCHE (Cass. 2 déc. 1974, Analles 1975, p.88).

A jurisprudência do STJ disso não destoa...

"Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola)".
(REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

... já tendo afastado a colisão das marcas CHESTER e CHESTER CHEETAH (AgRg no REsp 1346089/RJ, DJe 14/05/2015), MACEDO e CHARQUE MACEDO (REsp 900.568/PR, DJe 03/11/2010) DECOLAR VIAGENS E TURISMO e "DECOLAR.COM" (REsp 773.126/SP, DJe 08/06/2009) FIESTA E MOÇA FIESTA (REsp 949.514/RJ, , DJ 22/10/2007, p. 271) TELEMAR e TELEMAC (AgInt no AREsp 1062073/RJ, DJe 20/03/2018) INSALATA e INSALATA FARINELLA (AgInt no REsp 1338834/SP, DJe 23/02/2017), dentre outros, inobstante os produtos e serviços respectivos fossem do mesmo ramo mercadológico.

Na verdade, a própria convivência pacífica de décadas entre ambas as identificações mercantis demonstra, faticamente, a possibilidade de coexistência harmônica.

Em suma, seja porque é inviável a exclusividade no uso de nome de município, seja porque se trata de munícipio diverso, seja porque os produtos são suficientemente distintos para não caracterizar, mesmo remotamente, possibilidade de confusão ao consumidor, não há negar o registro de marca da autora, dado que se apostile igualmente a ausência de exclusividade do elemento nominativo.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO à apelação da autora, Radesco Mineração, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, Nestlé Waters Brasil, para que o pedido seja julgado procedente e o INPI proceda ao registro da marca "São Lourenço da Serra" (processo nº 823194272), constando em apostila a ausência de exclusividade do elemento nominativo.

Condeno as rés em honorários sucumbenciais que fixo em 15% do valor atualizado da causa.

Como corolário, julgo improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa originária, bem como devendo a mesma indenizar a reconvinda pelos prejuízos advindos da antecipação de tutela (fl. 576), consoante previsto no art. 302 do CPC, indenização a ser calculada quando da liquidação do julgado.


O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do e.Relator.

Pelo que consta dos autos, apesar da antecipação de tutela para que autora-autora não fizesse uso da marca controvertida, bem como da sentença em seu desfavor, não houve execução da medida porque houve decisão monocrática desta E.Corte (agravo de instrumento nº 0022483-48.2013.4.03.0000, em 09/10/2013), concedendo efeito suspensivo ao recurso (fls. 716/718 e 737).

Assim, não é possível a condenação da ré ao pagamento de indenização com fundamento no art. 811 do CPC/1973 (art. 302 do CPC/2015).

Assim, acompanho em parte o voto do e.Relator, divergindo apenas para deixar de condenar a reconvinte ao pagamento de indenização pelos prejuízos da antecipação de tutela.

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY:

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da discussão aqui posta e, feito isto, peço vênia ao E. Relator para divergir de seu voto tão somente quanto à condenação da ré-reconvinte ao pagamento de indenização por antecipação de tutela, pelas razões que passo a expor:

De início, destaco os termos do art. 1º, § 1º da Instrução Normativa nº 25/2013, do INPI, segundo os quais "considera-se a Indicação de Procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço".

Ainda, verifico que não houve reconhecimento formal como Indicação Geográfica, pelo INPI, nem do município paulista de São Lourenço da Serra, nem do município mineiro de São Lourenço, dos quais, respectivamente, autora e ré extraem águas minerais para distribuição e venda sob as marcas discutidas nos autos, sendo certo que caberia à autarquia registrária fazê-lo, nos termos do art. 182, parágrafo único da Lei nº 9.279/96, como bem consignado em sentença.

Isto posto, tenho que nenhuma dessas localidades se notabiliza pela produção de água mineral, de sorte que se afigura correta a sentença ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir quanto ao pleito de declaração do direito da requerente ao uso da expressão "São Lourenço" como indicação geográfica.

Pelas mesmas razões, não se está diante da vedação ao registro de marca previsto no art. 124, IX da Lei nº 9.279/96, eis que não se trata de indicação geográfica, como visto até aqui.

E mesmo que, futuramente, o INPI venha a reconhecer um ou ambos municípios como Indicação Geográfica, de se ver que se tratam de localidades distintas, de sorte que não se vislumbra, sequer em tese, uma disputa entre autor e réu quanto ao uso da expressão "São Lourenço" ou "São Lourenço da Serra" como indicações geográficas.

É dizer: antes mesmo de haver colidência parcial entre as marcas de titularidade da autora e da ré, o que se verifica é uma parcial colidência dos nomes dos municípios nos quais cada qual extrai as águas minerais identificadas pelas marcas discutidas nos autos; não pode a requerida, portanto, pretender impedir a requerente de fazer uso da marca de sua titularidade apenas porque os municípios em comento têm os nomes parcialmente iguais.

E, como é cediço, está assente na Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que há direito ao uso de termo que remeta a localização geográfica como marca, sem direito de exclusividade, desde que não se trate de indicação geográfica.

Neste sentido:

Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei 8.934/94. Proteção. Nome previamente registrado. Termo que remete a localização geográfica. Ausência de direito de uso exclusivo. Marca. Lei 9.279/96. LPI. CDC. CF. CC/02. Nome geográfico. Possibilidade de registro como sinal evocativo. Impossibilidade de causar confusão ou levar o público consumidor a erro. Ausência de violação ao direito de uso exclusivo da marca. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico. Ausência.

- O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo.

- É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem.

- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado.

- Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo.

- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

Recurso especial não provido.

(STJ, REsp nº 989.105/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 28/09/2009).

Não é outro o entendimento verificado, desde longa data, na Jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, como se verifica no seguinte precedente, que versa, inclusive, sobre marcas de titularidade de concessionários de lavra de água mineral de um mesmo município, a saber, Águas de Lindoia/SP:

MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Como marca, o nome Lindóia ou Lindóya é inapropriável, pertencendo cumulativamente a todos os concessionários de lavra estabelecidos em Águas de Lindóia. A proteção da marca é restrita à designação da fonte e ao respeito ao nome de fantasia, assegurando-se, outrossim, a exclusividade do rótulo. Recurso extraordinário não conhecido.

(STF, RE nº 92.556-2/SP, Rel. Min. Soares Muñoz, Primeira Turma, julgamento em 27/05/1980).

Mesmo que assim não fosse, cumpre registrar que se tem admitido na Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça a coexistência entre marcas cujos elementos nominativos, embora guardem um ou mais termos em comum, constituam um conjunto diverso, ainda que os produtos ou serviços identificados sejam do mesmo ramo de atividade.

Neste ponto, destaco os claros termos do voto do Relator (fls. 904/904-verso):

"A jurisprudência do STJ disso não destoa (...) já tendo afastado a colisão das marcas CHESTER e CHESTER CHEETAH (AgRg no REsp 1346089/RJ, DJe 14/05/2015), MACEDO e CHARQUE MACEDO (REsp 900.568/PR, DJe 03/11/2010) DECOLAR VIAGENS E TURISMO e" DECOLAR.COM "(REsp 773.126/SP, DJe 08/06/2009) FIESTA E MOÇA FIESTA (REsp 949.514/RJ, , DJ 22/10/2007, p. 271) TELEMAR e TELEMAC (AgInt no AREsp 1062073/RJ, DJe 20/03/2018) INSALATA e INSALATA FARINELLA (AgInt no REsp 1338834/SP, DJe 23/02/2017), dentre outros, inobstante os produtos e serviços respectivos fossem do mesmo ramo mercadológico".

Acrescentem-se a esta lista as marcas "Coca-Cola" e "Pepsi-Cola" (mencionadas como exemplo no REsp nº 862.067/RJ, DJe: 862.067/RJ) e, entendo eu, as marcas objeto de discussão nestes autos: "São Lourenço" e "São Lourenço da Serra".

Ademais, vê-se que a expressão "São Lourenço", comum a ambas as marcas, além de identificar os municípios de lavra de água mineral, é nome de um santo; e, como é cediço, nada mais corrente na história brasileira do que se atribuir a lugares nomes de santos, de sorte que não entrevejo nos elementos nominativos destas marcas qualquer indício de originalidade, tratando-se, portanto, de expressões de uso comum que, como tais, atraem a mitigação da regra geral de exclusividade do registro das marcas.

Neste sentido:

"Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes".

(STJ, AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe: 20/03/2018).

Tanto isto é verdade que uma rápida consulta à página mantida pelo IBGE na rede mundial de computadores revela a existência de, pelo menos, outros cinco municípios brasileiros que fazem uso do nome São Lourenço, a saber: Divino de São Lourenço/ES, São Lourenço da Mata/PE, São Lourenço do Oeste/SC, São Lourenço do Piauí/PI e São Lourenço do Sul/RS (Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/, último acesso em maio de 2019).

Daí porque me filio ao entendimento do Relator no sentido de que "a ré objetiva a impossibilidade de identificação geográfica de qualquer local que tenha o nome do santo" (fl. 904), pretensão esta que não merece acolhimento.

Uma vez analisados os elementos nominativos das marcas em questão, questão não menos importante para o deslinde da causa é a de saber se há, ou não, colidência entre os elementos figurativos que as compõem.

E, quanto a isto, tenho que a resposta deve ser igualmente negativa.

Isto porque a mera análise visual dos documentos trazidos às fls. 66/76 destes autos permite concluir pela evidente distinção gráfica entre as marcas em comento. Quanto à descrição dos elementos figurativos que compõem cada marca, reporto-me aos bem lançados termos do voto do Relator (fls. 903/904):

"Quiçá, exatamente por estar cônscia da ausência de distinção do elemento nominativo, a ré buscou adicionar elementos distintivos à sua marca, adotando uma fonte cursiva rubra em um rótulo branco com uma figura leonina e uma casa simulando a origem da empresa, além de uma garrafa de 300 ml com coloração esverdeada e formato específico (embora, aqui corretamente, o INPI reconheceu a ausência de exclusividade na figura da garrafa, fls. 76, 175 e 183).

A autora, ao seu turno, tem um rótulo com matiz cerúleo e com representações de ondas d'água e com o elemento normativo" São Lourenço "em naval, seguido por" da Serra "em vermelho e em linha diversa, claramente dando realce ao segundo segmento, de maneira a distinguir o logotipo. Ainda, a autora comercializa galões de 20 e 10 litros, além de embalagens de 140 ml em formato bastante particular (fl. 69)".

Mesmo o fato de a autora fazer uso da expressão "da Serra" em caracteres significativamente menores do que a grafia de "São Lourenço" não autoriza acolher a tese de possibilidade de confusão das marcas junto ao público consumidor, seja em razão da suficiente distintividade entre os elementos figurativos que compõem cada marca, seja em razão do fato de que a requerente só fez uso de tal expediente em um galão de água mineral (fl. 67), formato que, ao que consta, não é utilizado pela requerida para comercializar seus produtos.

Por fim, acompanho o Relator quanto à fixação de honorários.

Divirjo, no entanto, quanto à condenação da ré-reconvinte ao pagamento de indenização em favor da autora-reconvinda pelos prejuízos advindos da antecipação de tutela.

Isto porque, muito embora tenha a ré-reconvinte obtido tal antecipação por meio da decisão de fls. 576/576-verso, na qual, reconsiderando-se a decisão de fls. 540/541, o Juízo de Origem determinou que a autora se abstivesse de utilizar a expressão "São Lourenço", sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, vê-se que foi concedido à requerente o prazo suplementar de 90 dias para cumprimento da determinação, em decisão datada de 28/08/2013 (fl. 580).

Antes que se escoasse referido prazo, sobreveio decisão monocrática da lavra do E. Juiz Federal Convocado Márcio Mesquita, no bojo do agravo de instrumento nº 0022483-48.2013.4.03.0000, datada de 09/10/2013 e disponibilizada em Diário Eletrônico em 14/10/2013, concedendo efeito suspensivo ao recurso (fls. 716/718 e 737).

Desta forma, de se concluir que, apesar da antecipação de tutela para se determinar à autora que se abstivesse de fazer uso desta marca e da sentença desfavorável ao pleito da requerida, não houve efetiva execução da medida, de sorte que se afigura incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização com fundamento no art. 811 do então vigente Código de Processo Civil de 1973 (art. 302 do CPC/2015).

Ante o exposto, acompanho o voto do E. Relator para dar provimento à apelação da autora, Radesco Mineração, e negar provimento ao recurso da ré, Nestlé Waters Brasil, "para que o pedido seja julgado procedente e o INPI proceda ao registro da marca 'São Lourenço da Serra' (processo nº 823194272), constando em apostila a ausência de exclusividade do elemento nominativo", condenando as rés em honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor atualizado da causa, bem como para julgar improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa originária, dele divergindo para deixar de condenar a reconvinte ao pagamento de indenização pelos prejuízos advindos da antecipação de tutela, ante a não execução da medida.


E M E N T A

EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. EXCLUSIVIDADE INDIVIDUAL NO USO DE NOME DE MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável que pessoa jurídica de direito privado detenha o privilégio na utilização de nome de município, máxime quando o designativo guarda relação de pertinência com a gênese do produto assim identificado (art. 124, IV, VI, IX e XV; art. 181; Lei nº 9.279/1996).
2. Marcas fracas, que em princípio sequer poderiam ser registradas, dado seu caráter genérico, implicam mitigação do predicado da exclusividade.
3. Arrenega-se o atributo de contrafação quando um sinal mercantil é formado por lexemas de baixa distinção e a marca complexa posterior possui termos adicionais aptos a criar um conjunto semântico díspar (tout indivisible).
4. A marca de água mineral "São Lourenço" não pode ser óbice ao signo comercial "São Lourenço da Serra" - dado que se apostile a ausência de exclusividade no elemento nominativo -, mormente por tratar-se de municípios diversos e serem as embalagens e rótulos subjacentes suficientemente dessemelhantes (sinais mistos), de maneira a inviabilizar, mesmo hipoteticamente, a possibilidade de confusão do consumidor.
5. Apelação da autora provida. Recurso da ré desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da autora Radesco Mineração, e negou provimento ao recurso da ré Nestlé Waters Brasil, para que o pedido seja julgado procedente e o INPI proceda ao registro da marca "São Lourenço da Serra" (processo nº 823194272), constando em apostila a ausência de exclusividade do elemento nominativo; condenando as rés em honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor atualizado da causa e julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa originária. Por maioria, deixou de condenar a reconvinte ao pagamento de indenização pelos prejuízos advindos da antecipação de tutela, ante a não execução da medida, nos termos do voto do Des. Fed. Wilson Zauhy, acompanhado pelos Desembargadores Carlos Francisco e Marcelo Saraiva, vencido o Relator Des. Fed. Hélio Nogueira, acompanhado pela Juíza Federal Convocada Giselle França, que condenavam a reconvinte a indenizar a reconvinda pelos prejuízos advindos da antecipação de tutela (fl. 576), consoante previsto no art. 302 do CPC, indenização a ser calculada quando da liquidação do julgado , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Disponível em: https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/877860447/apelacao-civel-apciv-56854520134036100-sp/inteiro-teor-877860452

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