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27 de Novembro de 2020
2º Grau
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Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
PRIMEIRA TURMA
Publicação
e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2019
Julgamento
18 de Junho de 2019
Relator
DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY
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Inteiro Teor



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

D.E.

Publicado em 01/07/2019
2005.61.07.005280-2/SP
RELATOR : Desembargador Federal WILSON ZAUHY
APELANTE : ENIO ANTONIO VITALLI
ADVOGADO : SP080025 ALCIDES RIBEIRO FILHO e outro (a)
APELANTE : SACOTEM EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : SP015842 NEWTON SILVEIRA e outro (a)
APELADO (A) : OS MESMOS
APELADO (A) : ENIO ANTONIO VITALLI
ADVOGADO : SP080025 ALCIDES RIBEIRO FILHO e outro (a)
APELADO (A) : SACOTEM EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : SP015842 NEWTON SILVEIRA e outro (a)
APELADO (A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO : SP240436 EDNA MARIA BARBOSA SANTOS e outro (a)
No. ORIG. : 00052806620054036107 1 Vr ARACATUBA/SP

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PATENTE. PEDIDOS DE ANULAÇÃO, ADJUDICAÇÃO OU PARTILHA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INTERESSE JURÍDICO DO INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA. INVENÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DE NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL. NULIDADE DA PATENTE NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 6º, § 3º DA LEI Nº 9.279/96 SUPERADA. INVENÇÃO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO, COM RECURSOS DO EMPREGADOR. PROPRIEDADE COMUM DA INVENÇÃO. ART. 91 DA LEI Nº 9.279/96. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.
1.No caso dos autos, pretende a empresa autora a declaração de nulidade de patente de máquina de fabricação de cordão de papel torcido, ou a adjudicação de patente em seu favor, ou ainda, a partilha do direito de propriedade sobre a patente entre autora e réu, além de se garantir à requerente o direito de continuar explorando a máquina objeto da patente em comento livre de ônus.
2.A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito às preliminares de incompetência absoluta da Justiça Federal e de nulidade da prova pericial produzida nos autos. No mérito, diz com a validade da patente concedida em favor da parte ré, com eventual direito da parte autora à adjudicação, total ou parcial, da patente em seu favor e com o direito das partes de exploração da máquina objeto da patente em comento.
3.Versando a presente demanda sobre matérias atinentes a registro de patente, como alegações de nulidade da patente conferida ao réu e pedidos subsidiários de adjudicação da patente em favor da autora e de partilha do direito à propriedade intelectual entre autor e réu, resta evidente o interesse jurídico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI na demanda, já que há a pretensão de desconstituição de ato administrativo realizado pela autarquia federal, sendo inafastável, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal.
4.A prova pericial em comento teve por finalidade demonstrar quais as características inovadoras no equipamento objeto da patente discutida nos autos, se existentes, o processo de produção no qual referida máquina está envolvida e suas peculiaridades, se a matéria da patente em lide estava ou não antecipada em registros de anterioridade recebidos pelo INPI, dentre outros pontos relevantes para o deslinde da causa, sendo de todo desimportante o fato de referido equipamento estar em endereço diverso daqueles informados pela empresa às autoridades fiscais, já que a diligência, por sua natureza, deveria se dar onde quer que estivessem os equipamentos objeto de discussão na presente demanda.
5.A análise dos autos revela que a máquina objeto da patente discutida nos autos inovou no estado da técnica, como bem constatado no laudo pericial constante deste caderno processual, cujo teor vem a confirmar o quanto averiguado em perícia realizada nos autos da ação cível nº nº 550/2005, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Penápolis/SP e é, ainda, corroborado por parecer técnico lavrado pela Diretoria de Patentes do INPI. Desta forma, não se há de falar em nulidade da patente, porquanto presentes os requisitos legais para a sua concessão, a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.279/96.
6.Uma vez reconhecido judicialmente o fato de a invenção objeto da patente discutida nos autos ter resultado "da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador", nos termos do art. 91, caput, da Lei nº 9.279/96, resta superada a alegação de que a concessão da patente teria se dado em descumprimento ao art. 6º, § 3º da referida Lei, já que o dever imposto ao requerente da patente de nomeação e qualificação das demais pessoas que tenham contribuído para a invenção tem caráter instrumental, destinando-se a possibilitar a "ressalva dos respectivos direitos" destas outras pessoas, sendo certo que a empresa autora na presente demanda pôde perfeitamente pleitear a preservação de eventuais direitos subjetivos seus decorrentes da concessão da patente por meio destes autos.
7.Correta a sentença ao reconhecer a validade da patente objeto de discussão na presente demanda, em razão da presença dos requisitos legais para a sua concessão, a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.279/96, bem como ao determinar que a propriedade da patente em comento seja partilhada em partes iguais entre autor e réu, com fundamento no art. 91, caput, do já mencionado diploma legal, ante a demonstração de que a invenção em comento resultou da contribuição pessoal do réu, na qualidade de empregado da autora, e de recursos empregados pela empresa requerente, devendo ser mantida.
8.Apelações não providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



São Paulo, 18 de junho de 2019.
WILSON ZAUHY
Desembargador Federal Relator


Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): WILSON ZAUHY FILHO:10079
Nº de Série do Certificado: 11A21705314D3605
Data e Hora: 19/06/2019 17:31:03



2005.61.07.005280-2/SP
RELATOR : Desembargador Federal WILSON ZAUHY
APELANTE : ENIO ANTONIO VITALLI
ADVOGADO : SP080025 ALCIDES RIBEIRO FILHO e outro (a)
APELANTE : SACOTEM EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : SP015842 NEWTON SILVEIRA e outro (a)
APELADO (A) : OS MESMOS
APELADO (A) : ENIO ANTONIO VITALLI
ADVOGADO : SP080025 ALCIDES RIBEIRO FILHO e outro (a)
APELADO (A) : SACOTEM EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : SP015842 NEWTON SILVEIRA e outro (a)
APELADO (A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO : SP240436 EDNA MARIA BARBOSA SANTOS e outro (a)
No. ORIG. : 00052806620054036107 1 Vr ARACATUBA/SP

RELATÓRIO

São apelações interpostas por ENIO ANTONIO VITALLI e SACOTEM EMBALAGENS LTDA. contra sentença proferida em ação ordinária movida pela pessoa jurídica objetivando a declaração de nulidade de patente, ou a adjudicação de patente em seu favor, ou ainda, a partilha do direito de propriedade sobre a patente entre autora e réu, além de se garantir à requerente o direito de continuar explorando a máquina objeto da patente em comento livre de ônus.


Narra a empresa autora em sua inicial que o réu é detentor da patente nº PI 970259-6, referente a uma máquina de fabricação de cordão torcido, depositada em 14/08/1997 e concedida ao requerido pelo INPI em 14/05/2002. Alega que a máquina não é novidade e já estava compreendida no estado da técnica em país estrangeiro, uma vez que designou empregado para pesquisar no Japão inspiração para o desenvolvimento de tal máquina, que só posteriormente foi objeto de requerimento de patente pelo réu.


Diz que o requerido foi empregado seu no passado e, movido por espírito de vingança, além de requerer a patente discutida nos autos chegou a instalar indústria que atua no mesmo segmento em cidade vizinha, fazendo uso de tecnologia que adquiriu nas instalações da requerente, em plena vigência de seu contrato de trabalho.

Deferido o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da patente em discussão até o julgamento definitivo da lide (fls. 241/243 e 249).


Aditada a inicial para constar que o número correto da patente é 9702759-6 (fls. 249/250).


Contestação pelo réu Ênio (fls. 255/272).


Revogada a decisão de fls. 241/243 e 249 na parte em que determinou a suspensão da patente nº PI 9702759-6, concedendo-se, não obstante, medida liminar para assegurar à autora o direito de exploração das máquinas objeto de discussão na lide, em sua linha de produção industrial, sem ônus, até o julgamento do feito ou decisão judicial ulterior. Determinada a expedição de carta precatória para intimação do INPI quanto ao teor da decisão, bem como para que anotasse a existência do presente litígio em relação ao registro da patente, nos termos do art. 136, II da Lei nº 9.279/96 (fls. 421/423).


Manifestação do INPI pela sua intervenção no feito na qualidade de terceiro interveniente e, em princípio, pela improcedência do pedido (fls. 443/455).


Deferida a prova pericial e aprovados os quesitos de fls. 686/687 e 691/695, bem como o assistente técnico indicado pelo autor (fls. 696 e 761/777).


Em sentença datada de 16/12/2009, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a propriedade da patente nº PI 9702759-6 seja partilhada em partes iguais entre a autora e o réu, nos termos do art. 91, caput, da Lei nº 9.279/96, inclusive quanto ao direito de exclusividade na exploração da referida máquina de fabricação de cordão de papel torcido. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento de seu respectivo patrono (fls. 854/857-verso).


Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (fls. 965/966).


O réu Ênio apela sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Federal e a nulidade da perícia, porque feita no local errado. No mérito, pretende ver o pedido julgado improcedente (fls. 894/907).


A autora Sacotem Ltda. apela para ver seu pedido inicial integralmente acolhido, com a adjudicação da patente integralmente a ela (fls. 971/975).


Contrarrazões pelo INPI, que se manifesta pelo não provimento do recurso da parte autora (fls. 977/981).

Contrarrazões pela parte autora (fls. 984/989).


É o relatório.



VOTO

Da matéria devolvida


No caso dos autos, pretende a empresa autora a declaração de nulidade de patente de máquina de fabricação de cordão de papel torcido, ou a adjudicação de patente em seu favor, ou ainda, a partilha do direito de propriedade sobre a patente entre autora e réu, além de se garantir à requerente o direito de continuar explorando a máquina objeto da patente em comento livre de ônus.


A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito às preliminares de incompetência absoluta da Justiça Federal e de nulidade da prova pericial produzida nos autos. No mérito, diz com a validade da patente concedida em favor da parte ré, com eventual direito da parte autora à adjudicação, total ou parcial, da patente em seu favor e com o direito das partes de exploração da máquina objeto da patente em comento.


Da competência da Justiça Federal


Versando a presente demanda sobre matérias atinentes a registro de patente, como alegações de nulidade da patente conferida ao réu e pedidos subsidiários de adjudicação da patente em favor da autora e de partilha do direito à propriedade intelectual entre autor e réu, resta evidente o interesse jurídico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI na demanda, já que há a pretensão de desconstituição de ato administrativo realizado pela autarquia federal, sendo inafastável, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal:


Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Por oportuno, registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia, de ser da competência da Justiça Federal processar e julgar ação de nulidade de registro de marca, em acórdão cuja ementa transcrevo:


RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte:
As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.
2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.
(STJ, REsp n 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe: 05/02/2018).

Naturalmente, a tese ali fixada se aplica igualmente aos registros de patentes, em razão de sua natureza jurídica ser muito semelhante à das marcas e, como vimos, de haver interesse jurídico do INPI na demanda.


Rejeitada, portanto, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal.


Da alegação de nulidade da perícia


Diz o requerido ser nula a perícia realizada nestes autos porque teria se dado em local diverso dos endereços declinados às autoridades fiscais pela empresa autora, nestes termos (fl. 905):


"DO LOCAL DA PERÍCIA
A Autora da ação e apelada SACOTEM EMBALAGENS LTDA. tem sede na Cidade de São Paulo, na Rua Aurora, 983, 3º Cj. e filial na cidade de Avanhandava à Rua do Café, 1.327, conforme cópia anexa dos CNPJs.
A apelada teve filial na Rua Dr. Mario Sabino, 117, Penápolis, com baixa na Receita Federal em 28/09/2006.
A apelada teve outra filial na Av. Santa Casa, 85 Fundos, Penápolis, com baixa na Receita Federal em 28/09/2006.
A perícia realizada em 09/11/2009 foi feita em Penápolis, e conforme declaração do Assistente Técnico da Apelada em fls. 830, foi feita nas dependências da Sacotem.
Senhores julgadores, como pode ter sido feita vistoria na empresa Sacotem em Penápolis, se a empresa em questão, conforme demonstrado, tem sede na Capital de São Paulo e filial em Avanhandava?????
É óbvio que a vistoria foi feita em local errado e foram levados a este local pelos representantes da Apelada, com o único intuito de confundir, ludibriar, agindo, portanto, com toda a má-fé possível.
(...)".

Sem razão, no entanto.


Ocorre que a prova pericial em comento teve por finalidade demonstrar quais as características inovadoras no equipamento objeto da patente discutida nos autos, se existentes, o processo de produção no qual referida máquina está envolvida e suas peculiaridades, se a matéria da patente em lide estava ou não antecipada em registros de anterioridade recebidos pelo INPI, dentre outros pontos relevantes para o deslinde da causa, sendo de todo desimportante o fato de referido equipamento estar em endereço diverso daqueles informados pela empresa às autoridades fiscais, já que a diligência, por sua natureza, deveria se dar onde quer que estivessem os equipamentos objeto de discussão na presente demanda.


Ademais, há que se registrar que o assistente técnico indicado pelo réu, o Engenheiro Jansen Tregier, esteve presente quando da produção da prova pericial em campo, conforme consignado em laudo pericial e não impugnado por quaisquer das partes, não se entrevendo, sequer em tese, qualquer prejuízo processual ao requerido em razão de a perícia ter se dado naqueles locais e não em outros (fl. 763).


Assim, afasto a preliminar de nulidade da prova pericial produzida nestes autos.


Do mérito da causa


O Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a propriedade da patente em questão seja partilhada entre autor e réu, com fundamento no art. 91, caput, da Lei nº 9.279/96, por entender que a máquina objeto da patente discutida nos autos inovou no estado da técnica e que o seu desenvolvimento se deveu igualmente à contribuição pessoal do corréu e aos recursos empregados pela parte autora, nos seguintes termos (fls. 855/857-verso):


"(...)
O primeiro pedido da parte autora é relativo à decretação de nulidade da patente nº PI 9702759-6, de propriedade do corréu Ênio, sob a alegação de que a máquina que se constitui em seu objeto já se encontrava no estado da técnica no estrangeiro, em data anterior ao depósito do pedido (conforme fls. 04/06 e 16/17).
O corréu INPI, em sua contestação, juntou documento elaborado pela sua Diretoria de Patentes, cuja conclusão é a seguinte: 'finalizando, não ficou comprovado que as anterioridades esteadas nos autos possam promover a nulidade da patente PI 9702759-6' (fl. 457). Foi reiterado à fl. 675: 'Conclusão: os documentos 3 e 4 esteados nos autos, como anterioridades referente às folhas do despacho, não comprovaram falta de novidade na patente'.
E nos termos do laudo pericial de fls. 761/777, especificamente na resposta aos quesitos elaborados pelo corréu Ênio de nº 01, 02 e 03 (fl. 765); pelo corréu INPI de nº 01 a 04 (fl. 767) e pela Autora de nº 10, restou comprovado pelo expert que a patente nº PI 9702759-6 inovou no estado da técnica, o que justificaria sua concessão pelo INPI.
Aliás, a conclusão da perícia realizada nestes autos é exatamente a mesma do laudo pericial elaborado e juntado nos autos do processo nº 055/2005, em trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Penápolis/SP (cópia do laudo juntada às fls. 594/650), em que os ora litigantes figuram também como partes adversas.
Em sua, pelas duas perícias realizadas em dois processos judiciais distintos, envolvendo a autora e o corréu Ênio, houve a análise técnica de que a máquina de fabricação de cordão de papel torcido, objeto da patente nº PI 9702759-6, inovou no estado da técnica, sendo mais eficaz que as outras patentes estrangeiras invocadas pela requerente na inicial.
Portanto, improcede o pedido de nulidade da patente nº PI 9702759-6, nos termos do referido laudo pericial de fls. 761/777, o qual corrobora os fundamentos da Diretoria de Patentes do INPI (fls. 456/457 e 675) e do laudo pericial realizado nos autos do processo nº 550/2005, da 2ª Vara Cível da Comarca de Penápolis/SP (fls. 594/650).
Os demais pedidos da autora, sucessivos entre si, são os seguintes:
- O segundo pedido da Autora é relativo à adjudicação da referida patente para si, nos termos do artigo 45 e por força do artigo 88 da Lei nº 9.279/96, já que alega que foi ela a artífice exclusiva de seu desenvolvimento, em território nacional, mediante a contratação de mão-de-obra específica para realização da empreitada (conforme fls. 07/09 e 16/17);
- O terceiro pedido da Autora é relativo à aplicação, no caso concreto, do disposto no artigo 91 da Lei nº 9.279/96, para determinar que a propriedade da aludida patente seja dividida entre as partes, para atribuir à autora sua metade ideal, garantindo-se, mais, o direito de exclusividade da autora na exploração da máquina objeto da patente (conforme fls. 09/11 e 16/17).
- O quarto, e último, pedido sucessivo da Autora se refere a garantir-lhe o direito de continuar explorando a máquina objeto da patente, livre de ônus, por força do disposto no artigo 45 da Lei nº 9.279/96 (conforme fls. 12/15 e 16/17).
Como estes três pedidos da Autora são relativos à busca do verdadeiro inventor da máquina de fabricação de cordão de papel torcido, a qual foi patenteada pelo corréu Ênio, recebendo o nº PI 9702759-6, analisarei todos eles simultaneamente.
Segundo a Autora, quem desenvolveu a máquina de fabricação de cordão de papel torcido, objeto da patente nº PI 9702759-6, foi o seu empregado, o mecânico-chefe Mitsugu Matsumiya, cuja função na empresa era de montar tal equipamento, o que foi efetivado, segundo a requerente, entre os anos de 1.994 e 1.996. Alega a Autora que o corréu Ênio sequer foi o responsável pelo desenvolvimento do produto objeto da patente, sendo que, no momento em que ele depositou a patente no INPI (14/08/1997 - fl. 277), ele ainda era seu empregado.
O corréu Ênio confirma na contestação de fls. 255/272 que realmente foi empregado da Autora, mas ressalta que não trabalhava exclusivamente para a mesma, já que, na época, também era sócio de outras empresas, tais como a 'Vitasis - Sistema de Computação Ltda.' e 'Canta Claro Indústria de Embalagens Plásticas e Serviços Gráficos Ltda.'. Assim, pede a aplicação do artigo 90 da Lei nº 9.279/96, posto que no caso concreto está caracterizada a 'invenção livre', já que criou a máquina de fabricação de papel torcido, objeto da patente nº 9702759-6, sem qualquer utilização de recursos da requerente, e sem ter vinculação com seu contrato de trabalho com ela.
Pelo documento juntado às fls. 493/503, resta comprovado que o corréu Ênio trabalhou para a Autora, na função de encarregado de manutenção, no período de 01/02/1974 a 23/04/1978 e de 01/02/1982 a 28/08/1997, sendo que na data em que depositou a patente no INPI (14/08/1997 - fl. 277), ainda era seu empregado.
Entendo irrelevante o fato de o corréu Ênio atualmente fabricar e comercializar as máquinas relativas à patente PI 9702759-6 e a Autora apenas utilizá-las na sua linha de produção de embalagens. O ponto crucial é desvendar, pelas provas obtidas nos autos, quem, na data do depósito da patente (14/08/1997 - fl. 277), foi o responsável pela invenção da máquina de fabricação de cordão de papel torcido, a qual inovou no estado da técnica, conforme já ressaltado pelo laudo pericial.
Neste ponto, verifico que a questão envolvendo a 'paternidade' da aludida máquina já foi objeto de ação judicial, processo nº 550/2005, da 2ª Vara Cível da Comarca de Penápolis/SP, inclusive com sentença proferida, conforme cópia juntada às fls. 680/683, cujo teor não foi objeto de contestação pelo corréu Ênio. Aliás, diga-se de passagem, naquela demanda Ênio figura como autor e a empresa 'Sacotem Embalagens Ltda.' como ré.
Segundo a referida decisão judicial, no que se refere a esta celeuma de quem criou a máquina objeto da patente nº PI 9702759-6, o ilustre magistrado assim se pronunciou:
'de efeito, o que houve foi uma co-participação entre o autor com sua atividade intelectual (pois o laudo pericial concluiu que é ele quem detém o domínio acerca do funcionamento da máquina - fl. 690) e os requeridos com o custeio dos materiais, dependências, instalações e contratação de mão-de-obra especializada. Nesta esteira, é de rigor a incidência do art. 91 da Lei nº 9.279/96, sendo a propriedade intelectual considerada em comum aos litigantes' (fls. 682/683).
Realmente, este entendimento do D. Juiz Estadual deve prevalecer. Senão vejamos.
Os documentos juntados pela Autora às fls. 109/218, 521/522 e 523/528 são suficientes para demonstrar que esta custeou a empreitada, comprando materiais necessários para a construção da máquina objeto da presente demanda, cujas notas fiscais e anotações nos Livros Fiscais são anteriores ao depósito da patente requerido pelo corréu Ênio.
Ressalto, ainda, que não restou provado nos autos pela Autora a sua alegação de que foi o seu mecânico-chefe, Sr. Mitsugu Matsumiya, o responsável pelo desenvolvimento do produto objeto da patente.
Ao contrário, a perícia realizada nos autos da ação nº 550/2005, da 2ª Vara Cível da Comarca de Penápolis/SP, confirmou, na resposta ao quesito nº 9 da então requerida 'Sacotem Embalagens Ltda.' (fl. 602 destes autos), revela que o corréu Ênio (naquela demanda, autor), era o detentor do conhecimento técnico da máquina:
'O Sr. Mitsugo entende perfeitamente do funcionamento da máquina em questão, fato de pequena importância, pois qualquer operador, ainda que inexperiente, não teria grandes dificuldades em aprender sobre o funcionamento de tal equipamento. Quanto à montagem da máquina, pode-se afirmar que o sr. Mitsugo acompanhou esta etapa, no entanto, seus conhecimentos limitam-se às partes mecânicas da mesma. Também é explícito o pouco conhecimento técnico deste funcionário, motivo pelo qual suas atividades eram subordinadas ao Autor, o qual designava as etapas da montagem a serem executadas.' (Grifei)
Portanto, pelos seguintes fatos: a) ser o corréu Ênio, no momento do depósito da patente, empregado da Autora; b) estar comprovado nos autos que a Autora tinha comprado vários materiais necessários para a fabricação da máquina, objeto da presente; c) a perícia realizada nos autos do processo nº 550/2005, da 2ª Vara Cível da Comarca de Penápolis/SP ter confirmado que quem detém os conhecimentos técnicos do equipamento era o corréu Ênio; entendo que configura na prática o disposto no artigo 91, caput, da Lei nº 9.279/96, in verbis:
Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.
Portanto, a exploração da máquina objeto da patente nº PI 9702759-6 deverá ser partilhada entre a Autora e o corréu Ênio, devendo o INPI incluir a requerente como co-titular da mesma.
Não faz parte do pedido qualquer indenização da Autora pela não exploração da referida patente até a presente data, razão pela qual não enfrento tal questão, sob pena de julgamento 'ultra petita'. De qualquer sorte, a requerente utiliza as máquinas para fabricação de cordão de papel torcido em sua atividade empresarial, sem ter desembolsado qualquer quantia a título de 'royalties' para o corréu Ênio, o que presume-se, desde então, a exploração em comum da referida patente.
Concedo a antecipação da tutela de ofício, havendo nos autos prova inequívoca a demonstrar a verossimilhança da alegação, a par do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso seja procrastinada a efetivação da tutela jurisdicional, para que, nos termos do artigo 91, caput, da lei nº 9.279/96, a requerente possa explorar em comum as máquinas objeto da patente nº PI 9702759-6. Consequentemente, revogo a decisão de fls. 421/423. Oficie-se ao INPI para incluir a Autora como co-titular da patente nº PI 9702759-6 em comum com o corréu Ênio.
ISTO POSTO, e por tudo o que mais nos autos consta, resolvo o mérito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que a propriedade da patente nº PI 9702759-6 seja partilhada em partes iguais entre a Autora SACOTEM EMBALAGENS LTDA. e ÊNIO ANTONIO VITALLI, nos termos do artigo 91, caput, da Lei nº 9.279/96, inclusive quanto ao direito de exclusividade na exploração da referida máquina de fabricação de cordão de papel torcido.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte ficará incumbida do pagamento de seu respectivo patrono, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil.
(...)" (destaquei).

Contra a decisão se insurge a parte autora dizendo que restou comprovado que a máquina objeto da patente discutida nos autos foi desenvolvida em suas dependências entre os anos de 1995 e 1997, portanto antes do requerimento de depósito da patente formulado pelo réu, e, ainda, sem qualquer contribuição deste. Afirma, ainda, que agiu de má-fé o requerido ao formular tal requerimento, e que, mesmo que se considere que tenha ele contribuído decisivamente para o desenvolvimento do equipamento sob a égide de seu contrato de trabalho, se haveria de reconhecer que o depósito foi requerido com violação ao § 3º do art. 6º da Lei nº 9.279/96 (fls. 973/974).


Igualmente irresignado, o réu alega que a existência de vínculo trabalhista entre as partes não é suficiente para inquinar de qualquer vício a patente em questão, tampouco para conferir à requerente quaisquer direitos sobre ela, defendendo que se trata de "invenção livre", e que seu segundo contrato de trabalho firmado com a requerente - o único que guardaria pertinência temporal com a patente discutida nos autos - foi no cargo de analista de sistemas, nada dizendo com o desenvolvimento da invenção, portanto.


Sustenta, ainda, que concomitantemente com o contrato de trabalho em questão, figurou como sócio em outras empresas, juntamente com os sócios da autora, que a atividade social da requerente não inclui a fabricação de máquinas, que os documentos fiscais trazidos pela requerente descrevem peças de uso absolutamente corriqueiro para diversos tipos de equipamento, não sendo suficientes para demonstrar que seriam eles utilizados na máquina objeto de discussão na presente demanda e que o inversor apresentado pela autora para demonstrar ser usuária do equipamento patenteado é de tamanho exagerado para aplicação na máquina por ele criada (fls. 902/906).


Pois bem.


A matéria discutida nos autos está disciplinada pela Lei nº 9.279/96, nos seguintes termos:


Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.
§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.
§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.
§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.
§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.
(...)
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
(...)
Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. (Regulamento)
§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.
§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.
§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.
§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Isto posto, tenho que a análise dos autos revela que a máquina objeto da patente discutida nos autos inovou no estado da técnica, como bem constatado no laudo pericial constante às fls. 761/777 deste caderno processual, cujo teor vem a confirmar o quanto averiguado em perícia realizada nos autos da ação cível nº nº 550/2005, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Penápolis/SP e é, ainda, corroborado por parecer técnico lavrado pela Diretoria de Patentes do INPI (fls. 456/457, 594/650, 602 e 675).


Desta forma, não se há de falar em nulidade da patente, porquanto presentes os requisitos legais para a sua concessão, a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.279/96.


Do mesmo modo, restou devidamente demonstrado nos autos que a invenção da máquina decorreu da contribuição pessoal do requerido, então empregado da sociedade autora - o que restou revelado ante a constatação pericial de que é o requerido quem detém o conhecimento técnico acerca da montagem do referido equipamento -, com recursos da requerente, que arcou com o custeio dos materiais, dependências, instalações e contratação de mão-de-obra especializada para concretização da invenção, justificando-se a partilha do direito de propriedade sobre a patente objeto de discussão, tal como decidido em sentença.


O fato de a montagem de máquina com as especificações da patente discutida nos autos nas dependências da empresa autora em data anterior ao requerimento de depósito em nada infirma tais razões de decidir, mas, ao contrário, confirma a tese adotada em sentença, no sentido de que referida invenção resultou da atividade inventiva do réu Ênio, mas com recursos da sociedade requerente.


Irrelevante, ainda, a alegação de que o segundo contrato de trabalho firmado entre autora e réu ter feito referência ao cargo de analista de sistemas (fl. 902), ante a constatação de que, antes disso, o requerido havia ocupado o cargo de encarregado de manutenção junto àquela sociedade e, o que é mais importante, que era ele quem designava a outro empregado da autora as etapas da montagem do equipamento a serem executadas, conforme decidido pelo Juízo Estadual e adequadamente adotado como razões de decidir pelo Juízo Sentenciante destes autos.


Por fim, cumpre consignar que, uma vez reconhecido judicialmente o fato de a invenção objeto da patente discutida nos autos ter resultado "da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador", nos termos do art. 91, caput, da Lei nº 9.279/96, resta superada a alegação de que a concessão da patente teria se dado em descumprimento ao art. , § 3º da referida Lei, já que o dever imposto ao requerente da patente de nomeação e qualificação das demais pessoas que tenham contribuído para a invenção tem caráter instrumental, destinando-se a possibilitar a "ressalva dos respectivos direitos" destas outras pessoas, sendo certo que a empresa autora na presente demanda pôde perfeitamente pleitear a preservação de eventuais direitos subjetivos seus decorrentes da concessão da patente por meio destes autos.

Por tais razões, correta a sentença ao reconhecer a validade da patente objeto de discussão na presente demanda, em razão da presença dos requisitos legais para a sua concessão, a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.279/96, bem como ao determinar que a propriedade da patente em comento seja partilhada em partes iguais entre autor e réu, com fundamento no art. 91, caput, do já mencionado diploma legal, ante a demonstração de que a invenção em comento resultou da contribuição pessoal do réu, na qualidade de empregado da autora, e de recursos empregados pela empresa requerente, devendo ser mantida.


Dispositivo


Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações.


WILSON ZAUHY
Desembargador Federal Relator


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