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15 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : ApCiv 00052806620054036107 SP - Inteiro Teor

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Inteiro Teor



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

D.E.

Publicado em 01/07/2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005280-66.2005.4.03.6107/SP
2005.61.07.005280-2/SP
RELATOR : Desembargador Federal WILSON ZAUHY
APELANTE : ENIO ANTONIO VITALLI
ADVOGADO : SP080025 ALCIDES RIBEIRO FILHO e outro (a)
APELANTE : SACOTEM EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : SP015842 NEWTON SILVEIRA e outro (a)
APELADO (A) : OS MESMOS
APELADO (A) : ENIO ANTONIO VITALLI
ADVOGADO : SP080025 ALCIDES RIBEIRO FILHO e outro (a)
APELADO (A) : SACOTEM EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : SP015842 NEWTON SILVEIRA e outro (a)
APELADO (A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO : SP240436 EDNA MARIA BARBOSA SANTOS e outro (a)
No. ORIG. : 00052806620054036107 1 Vr ARACATUBA/SP

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PATENTE. PEDIDOS DE ANULAÇÃO, ADJUDICAÇÃO OU PARTILHA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INTERESSE JURÍDICO DO INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA. INVENÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DE NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL. NULIDADE DA PATENTE NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 6º, § 3º DA LEI Nº 9.279/96 SUPERADA. INVENÇÃO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO, COM RECURSOS DO EMPREGADOR. PROPRIEDADE COMUM DA INVENÇÃO. ART. 91 DA LEI Nº 9.279/96. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.
1.No caso dos autos, pretende a empresa autora a declaração de nulidade de patente de máquina de fabricação de cordão de papel torcido, ou a adjudicação de patente em seu favor, ou ainda, a partilha do direito de propriedade sobre a patente entre autora e réu, além de se garantir à requerente o direito de continuar explorando a máquina objeto da patente em comento livre de ônus.
2.A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito às preliminares de incompetência absoluta da Justiça Federal e de nulidade da prova pericial produzida nos autos. No mérito, diz com a validade da patente concedida em favor da parte ré, com eventual direito da parte autora à adjudicação, total ou parcial, da patente em seu favor e com o direito das partes de exploração da máquina objeto da patente em comento.
3.Versando a presente demanda sobre matérias atinentes a registro de patente, como alegações de nulidade da patente conferida ao réu e pedidos subsidiários de adjudicação da patente em favor da autora e de partilha do direito à propriedade intelectual entre autor e réu, resta evidente o interesse jurídico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI na demanda, já que há a pretensão de desconstituição de ato administrativo realizado pela autarquia federal, sendo inafastável, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal.
4.A prova pericial em comento teve por finalidade demonstrar quais as características inovadoras no equipamento objeto da patente discutida nos autos, se existentes, o processo de produção no qual referida máquina está envolvida e suas peculiaridades, se a matéria da patente em lide estava ou não antecipada em registros de anterioridade recebidos pelo INPI, dentre outros pontos relevantes para o deslinde da causa, sendo de todo desimportante o fato de referido equipamento estar em endereço diverso daqueles informados pela empresa às autoridades fiscais, já que a diligência, por sua natureza, deveria se dar onde quer que estivessem os equipamentos objeto de discussão na presente demanda.
5.A análise dos autos revela que a máquina objeto da patente discutida nos autos inovou no estado da técnica, como bem constatado no laudo pericial constante deste caderno processual, cujo teor vem a confirmar o quanto averiguado em perícia realizada nos autos da ação cível nº nº 550/2005, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Penápolis/SP e é, ainda, corroborado por parecer técnico lavrado pela Diretoria de Patentes do INPI. Desta forma, não se há de falar em nulidade da patente, porquanto presentes os requisitos legais para a sua concessão, a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.279/96.
6.Uma vez reconhecido judicialmente o fato de a invenção objeto da patente discutida nos autos ter resultado "da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador", nos termos do art. 91, caput, da Lei nº 9.279/96, resta superada a alegação de que a concessão da patente teria se dado em descumprimento ao art. 6º, § 3º da referida Lei, já que o dever imposto ao requerente da patente de nomeação e qualificação das demais pessoas que tenham contribuído para a invenção tem caráter instrumental, destinando-se a possibilitar a "ressalva dos respectivos direitos" destas outras pessoas, sendo certo que a empresa autora na presente demanda pôde perfeitamente pleitear a preservação de eventuais direitos subjetivos seus decorrentes da concessão da patente por meio destes autos.
7.Correta a sentença ao reconhecer a validade da patente objeto de discussão na presente demanda, em razão da presença dos requisitos legais para a sua concessão, a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.279/96, bem como ao determinar que a propriedade da patente em comento seja partilhada em partes iguais entre autor e réu, com fundamento no art. 91, caput, do já mencionado diploma legal, ante a demonstração de que a invenção em comento resultou da contribuição pessoal do réu, na qualidade de empregado da autora, e de recursos empregados pela empresa requerente, devendo ser mantida.
8.Apelações não providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



São Paulo, 18 de junho de 2019.
WILSON ZAUHY
Desembargador Federal Relator


Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): WILSON ZAUHY FILHO:10079
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Data e Hora: 19/06/2019 17:31:03



APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005280-66.2005.4.03.6107/SP
2005.61.07.005280-2/SP
RELATOR : Desembargador Federal WILSON ZAUHY
APELANTE : ENIO ANTONIO VITALLI
ADVOGADO : SP080025 ALCIDES RIBEIRO FILHO e outro (a)
APELANTE : SACOTEM EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : SP015842 NEWTON SILVEIRA e outro (a)
APELADO (A) : OS MESMOS
APELADO (A) : ENIO ANTONIO VITALLI
ADVOGADO : SP080025 ALCIDES RIBEIRO FILHO e outro (a)
APELADO (A) : SACOTEM EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : SP015842 NEWTON SILVEIRA e outro (a)
APELADO (A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO : SP240436 EDNA MARIA BARBOSA SANTOS e outro (a)
No. ORIG. : 00052806620054036107 1 Vr ARACATUBA/SP

RELATÓRIO

São apelações interpostas por ENIO ANTONIO VITALLI e SACOTEM EMBALAGENS LTDA. contra sentença proferida em ação ordinária movida pela pessoa jurídica objetivando a declaração de nulidade de patente, ou a adjudicação de patente em seu favor, ou ainda, a partilha do direito de propriedade sobre a patente entre autora e réu, além de se garantir à requerente o direito de continuar explorando a máquina objeto da patente em comento livre de ônus.


Narra a empresa autora em sua inicial que o réu é detentor da patente nº PI 970259-6, referente a uma máquina de fabricação de cordão torcido, depositada em 14/08/1997 e concedida ao requerido pelo INPI em 14/05/2002. Alega que a máquina não é novidade e já estava compreendida no estado da técnica em país estrangeiro, uma vez que designou empregado para pesquisar no Japão inspiração para o desenvolvimento de tal máquina, que só posteriormente foi objeto de requerimento de patente pelo réu.


Diz que o requerido foi empregado seu no passado e, movido por espírito de vingança, além de requerer a patente discutida nos autos chegou a instalar indústria que atua no mesmo segmento em cidade vizinha, fazendo uso de tecnologia que adquiriu nas instalações da requerente, em plena vigência de seu contrato de trabalho.

Deferido o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da patente em discussão até o julgamento definitivo da lide (fls. 241/243 e 249).


Aditada a inicial para constar que o número correto da patente é 9702759-6 (fls. 249/250).


Contestação pelo réu Ênio (fls. 255/272).


Revogada a decisão de fls. 241/243 e 249 na parte em que determinou a suspensão da patente nº PI 9702759-6, concedendo-se, não obstante, medida liminar para assegurar à autora o direito de exploração das máquinas objeto de discussão na lide, em sua linha de produção industrial, sem ônus, até o julgamento do feito ou decisão judicial ulterior. Determinada a expedição de carta precatória para intimação do INPI quanto ao teor da decisão, bem como para que anotasse a existência do presente litígio em relação ao registro da patente, nos termos do art. 136, II da Lei nº 9.279/96 (fls. 421/423).


Manifestação do INPI pela sua intervenção no feito na qualidade de terceiro interveniente e, em princípio, pela improcedência do pedido (fls. 443/455).


Deferida a prova pericial e aprovados os quesitos de fls. 686/687 e 691/695, bem como o assistente técnico indicado pelo autor (fls. 696 e 761/777).


Em sentença datada de 16/12/2009, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a propriedade da patente nº PI 9702759-6 seja partilhada em partes iguais entre a autora e o réu, nos termos do art. 91, caput, da Lei nº 9.279/96, inclusive quanto ao direito de exclusividade na exploração da referida máquina de fabricação de cordão de papel torcido. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento de seu respectivo patrono (fls. 854/857-verso).


Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (fls. 965/966).


O réu Ênio apela sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Federal e a nulidade da perícia, porque feita no local errado. No mérito, pretende ver o pedido julgado improcedente (fls. 894/907).


A autora Sacotem Ltda. apela para ver seu pedido inicial integralmente acolhido, com a adjudicação da patente integralmente a ela (fls. 971/975).


Contrarrazões pelo INPI, que se manifesta pelo não provimento do recurso da parte autora (fls. 977/981).

Contrarrazões pela parte autora (fls. 984/989).


É o relatório.



VOTO

Da matéria devolvida


No caso dos autos, pretende a empresa autora a declaração de nulidade de patente de máquina de fabricação de cordão de papel torcido, ou a adjudicação de patente em seu favor, ou ainda, a partilha do direito de propriedade sobre a patente entre autora e réu, além de se garantir à requerente o direito de continuar explorando a máquina objeto da patente em comento livre de ônus.


A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito às preliminares de incompetência absoluta da Justiça Federal e de nulidade da prova pericial produzida nos autos. No mérito, diz com a validade da patente concedida em favor da parte ré, com eventual direito da parte autora à adjudicação, total ou parcial, da patente em seu favor e com o direito das partes de exploração da máquina objeto da patente em comento.


Da competência da Justiça Federal


Versando a presente demanda sobre matérias atinentes a registro de patente, como alegações de nulidade da patente conferida ao réu e pedidos subsidiários de adjudicação da patente em favor da autora e de partilha do direito à propriedade intelectual entre autor e réu, resta evidente o interesse jurídico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI na demanda, já que há a pretensão de desconstituição de ato administrativo realizado pela autarquia federal, sendo inafastável, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal:


Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Por oportuno, registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia, de ser da competência da Justiça Federal processar e julgar ação de nulidade de registro de marca, em acórdão cuja ementa transcrevo:


RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte:
As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.
2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.
(STJ, REsp n 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe: 05/02/2018).

Naturalmente, a tese ali fixada se aplica igualmente aos registros de patentes, em razão de sua natureza jurídica ser muito semelhante à das marcas e, como vimos, de haver interesse jurídico do INPI na demanda.


Rejeitada, portanto, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal.


Da alegação de nulidade da perícia


Diz o requerido ser nula a perícia realizada nestes autos porque teria se dado em local diverso dos endereços declinados às autoridades fiscais pela empresa autora, nestes termos (fl. 905):


"DO LOCAL DA PERÍCIA
A Autora da ação e apelada SACOTEM EMBALAGENS LTDA. tem sede na Cidade de São Paulo, na Rua Aurora, 983, 3º Cj. e filial na cidade de Avanhandava à Rua do Café, 1.327, conforme cópia anexa dos CNPJs.
A apelada teve filial na Rua Dr. Mario Sabino, 117, Penápolis, com baixa na Receita Federal em 28/09/2006.
A apelada teve outra filial na Av. Santa Casa, 85 Fundos, Penápolis, com baixa na Receita Federal em 28/09/2006.
A perícia realizada em 09/11/2009 foi feita em Penápolis, e conforme declaração do Assistente Técnico da Apelada em fls. 830, foi feita nas dependências da Sacotem.
Senhores julgadores, como pode ter sido feita vistoria na empresa Sacotem em Penápolis, se a empresa em questão, conforme demonstrado, tem sede na Capital de São Paulo e filial em Avanhandava?????
É óbvio que a vistoria foi feita em local errado e foram levados a este local pelos representantes da Apelada, com o único intuito de confundir, ludibriar, agindo, portanto, com toda a má-fé possível.
(...)".

Sem razão, no entanto.


Ocorre que a prova pericial em comento teve por finalidade demonstrar quais as características inovadoras no equipamento objeto da patente discutida nos autos, se existentes, o processo de produção no qual referida máquina está envolvida e suas peculiaridades, se a matéria da patente em lide estava ou não antecipada em registros de anterioridade recebidos pelo INPI, dentre outros pontos relevantes para o deslinde da causa, sendo de todo desimportante o fato de referido equipamento estar em endereço diverso daqueles informados pela empresa às autoridades fiscais, já que a diligência, por sua natureza, deveria se dar onde quer que estivessem os equipamentos objeto de discussão na presente demanda.


Ademais, há que se registrar que o assistente técnico indicado pelo réu, o Engenheiro Jansen Tregier, esteve presente quando da produção da prova pericial em campo, conforme consignado em laudo pericial e não impugnado por quaisquer das partes, não se entrevendo, sequer em tese, qualquer prejuízo processual ao requerido em razão de a perícia ter se dado naqueles locais e não em outros (fl. 763).


Assim, afasto a preliminar de nulidade da prova pericial produzida nestes autos.


Do mérito da causa


O Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a propriedade da patente em questão seja partilhada entre autor e réu, com fundamento no art. 91, caput, da Lei nº 9.279/96, por entender que a máquina objeto da patente discutida nos autos inovou no estado da técnica e que o seu desenvolvimento se deveu igualmente à contribuição pessoal do corréu e aos recursos empregados pela parte autora, nos seguintes termos (fls. 855/857-verso):


"(...)
O primeiro pedido da parte autora é relativo à decretação de nulidade da patente nº PI 9702759-6, de propriedade do corréu Ênio, sob a alegação de que a máquina que se constitui em seu objeto já se encontrava no estado da técnica no estrangeiro, em data anterior ao depósito do pedido (conforme fls. 04/06 e 16/17).
O corréu INPI, em sua contestação, juntou documento elaborado pela sua Diretoria de Patentes, cuja conclusão é a seguinte: 'finalizando, não ficou comprovado que as anterioridades esteadas nos autos possam promover a nulidade da patente PI 9702759-...