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15 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : ApCiv 0005280-66.2005.4.03.6107 SP

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PATENTE. PEDIDOS DE ANULAÇÃO, ADJUDICAÇÃO OU PARTILHA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INTERESSE JURÍDICO DO INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA. INVENÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DE NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL. NULIDADE DA PATENTE NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. , § 3º DA LEI Nº 9.279/96 SUPERADA. INVENÇÃO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO, COM RECURSOS DO EMPREGADOR. PROPRIEDADE COMUM DA INVENÇÃO. ART. 91 DA LEI Nº 9.279/96. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

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Processo
ApCiv 0005280-66.2005.4.03.6107 SP
Órgão Julgador
PRIMEIRA TURMA
Publicação
e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2019
Julgamento
18 de Junho de 2019
Relator
DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PATENTE. PEDIDOS DE ANULAÇÃO, ADJUDICAÇÃO OU PARTILHA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INTERESSE JURÍDICO DO INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA. INVENÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DE NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL. NULIDADE DA PATENTE NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. , § 3º DA LEI Nº 9.279/96 SUPERADA. INVENÇÃO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO, COM RECURSOS DO EMPREGADOR. PROPRIEDADE COMUM DA INVENÇÃO. ART. 91 DA LEI Nº 9.279/96. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.
1.No caso dos autos, pretende a empresa autora a declaração de nulidade de patente de máquina de fabricação de cordão de papel torcido, ou a adjudicação de patente em seu favor, ou ainda, a partilha do direito de propriedade sobre a patente entre autora e réu, além de se garantir à requerente o direito de continuar explorando a máquina objeto da patente em comento livre de ônus.
2.A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito às preliminares de incompetência absoluta da Justiça Federal e de nulidade da prova pericial produzida nos autos. No mérito, diz com a validade da patente concedida em favor da parte ré, com eventual direito da parte autora à adjudicação, total ou parcial, da patente em seu favor e com o direito das partes de exploração da máquina objeto da patente em comento.
3.Versando a presente demanda sobre matérias atinentes a registro de patente, como alegações de nulidade da patente conferida ao réu e pedidos subsidiários de adjudicação da patente em favor da autora e de partilha do direito à propriedade intelectual entre autor e réu, resta evidente o interesse jurídico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI na demanda, já que há a pretensão de desconstituição de ato administrativo realizado pela autarquia federal, sendo inafastável, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal.
4.A prova pericial em comento teve por finalidade demonstrar quais as características inovadoras no equipamento objeto da patente discutida nos autos, se existentes, o processo de produção no qual referida máquina está envolvida e suas peculiaridades, se a matéria da patente em lide estava ou não antecipada em registros de anterioridade recebidos pelo INPI, dentre outros pontos relevantes para o deslinde da causa, sendo de todo desimportante o fato de referido equipamento estar em endereço diverso daqueles informados pela empresa às autoridades fiscais, já que a diligência, por sua natureza, deveria se dar onde quer que estivessem os equipamentos objeto de discussão na presente demanda.
5.A análise dos autos revela que a máquina objeto da patente discutida nos autos inovou no estado da técnica, como bem constatado no laudo pericial constante deste caderno processual, cujo teor vem a confirmar o quanto averiguado em perícia realizada nos autos da ação cível nº nº 550/2005, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Penápolis/SP e é, ainda, corroborado por parecer técnico lavrado pela Diretoria de Patentes do INPI. Desta forma, não se há de falar em nulidade da patente, porquanto presentes os requisitos legais para a sua concessão, a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do art. da Lei nº 9.279/96.
6.Uma vez reconhecido judicialmente o fato de a invenção objeto da patente discutida nos autos ter resultado "da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador", nos termos do art. 91, caput, da Lei nº 9.279/96, resta superada a alegação de que a concessão da patente teria se dado em descumprimento ao art. 6º, § 3º da referida Lei, já que o dever imposto ao requerente da patente de nomeação e qualificação das demais pessoas que tenham contribuído para a invenção tem caráter instrumental, destinando-se a possibilitar a "ressalva dos respectivos direitos" destas outras pessoas, sendo certo que a empresa autora na presente demanda pôde perfeitamente pleitear a preservação de eventuais direitos subjetivos seus decorrentes da concessão da patente por meio destes autos.
7.Correta a sentença ao reconhecer a validade da patente objeto de discussão na presente demanda, em razão da presença dos requisitos legais para a sua concessão, a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do art. da Lei nº 9.279/96, bem como ao determinar que a propriedade da patente em comento seja partilhada em partes iguais entre autor e réu, com fundamento no art. 91, caput, do já mencionado diploma legal, ante a demonstração de que a invenção em comento resultou da contribuição pessoal do réu, na qualidade de empregado da autora, e de recursos empregados pela empresa requerente, devendo ser mantida.
8.Apelações não providas.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Resumo Estruturado

VIDE EMENTA.