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3 de Junho de 2020
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 : 00175749320134036100 - Inteiro Teor

Detalhes da Jurisprudência
Publicação
e-DJF3 Judicial 1 DATA: 13/06/2019
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Inteiro Teor

PROC. -:- 2013.61.00.017574-9 ApCiv 2267680

D.J. -:- 13/06/2019

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017574-93.2013.4.03.6100/SP

2013.61.00.017574-9/SP

RELATOR : Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO

APELANTE : SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD

ADVOGADO : SP016497 JOSE CARLOS TINOCO SOARES e outro (a)

APELADO (A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI

ADVOGADO : SP095593 ARAKEN OLIVEIRA DA SILVA e outro (a)

PARTE RÉ : BAYER SAS e outros (as)

: CENTELION E CENTELION S/A

: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

: MERCK SERONO S/A

ADVOGADO : SP287361 ADRIANA VELA GONZALES e outro (a)

No. ORIG. : 00175749320134036100 25 Vr SÃO PAULO/SP

DECISÃO

Trata-se de apelação interposta por SAMJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD., nos autos da ação ordinária movida pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando a declaração de nulidade de patentes mailbox ou, alternativamente, pela nulidade parcial das mesmas, para adequação ao previsto no artigo 40, caput, da Lei de Propriedade Industrial.

A r. sentença de fls. 383/394 julgou o pedido procedente, em relação àquele formulado em face da ora apelante, determinando-se, pois, a nulidade parcial das patentes mailbox (inclusive a PI 9604907-3), determinando-se a retificação de seus prazos de vigência, de modo a se observar o disposto no parágrafo único do artigo 229 c.c. art. 40, caput, ambos da Lei 9.279/96 (LPI). Custas ex lege. Condenada cada qual das corrés sucumbentes - inclusive a ora recorrente - no pagamento de honorários advocatícios, da ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada. A incidência de juros de mora e correção monetária deverá observar o disposto no Manual de Orientações de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, I, do atual Código de Processo Civil.

Em razões recursais, pugna a SAMJIN pela reforma do r. decisum a quo, pela improcedência do pedido de nulidade parcial da patente PI 9604907-3, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, em seu favor (fls. 396/427).

Contrarrazões do INPI ofertadas, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

Decido.

De início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos.

Ademais, é importante clarificar que, apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimento da melhor doutrina é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero: "Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em"súmulas"e" julgamento de casos repetitivos "(leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de" assunção de competência ". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas."("Curso de Processo Civil", 3ª e., v. 2, São Paulo, RT, 2017).

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos"("Novo Código de Processo Civil comentado", 3ª e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).

Nessa linha, o STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Veja-se que a expressão entendimento dominante aponta para a não taxatividade do rol em comento.

Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC PERMITIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA COM LAUDO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. - O termo inicial do benefício foi fixado na data da citação, tendo em vista que a especialidade da atividade foi comprovada através do laudo técnico judicial, não havendo razão para a insurgência da Autarquia Federal. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo improvido.

(ApReeNec 00248207820164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017).

Assim, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V do Código de Processo Civil de 2015.

Trata o caso de pretensão do INPI baseada na alegação de que a patente em referência deveria ter sido concedida no prazo estabelecido pelo artigo 40, caput, da LPI (20 anos, a contar de seu depósito), mas, por erro, acabou sendo deferida nos termos do § único do mesmo artigo supramencionado (10 anos, a partir da respectiva concessão). O aduzido erro teria implicando na extensão indevida do prazo legal do privilégio de exclusividade da corré, apelante.

Assim, a questão ora em análise pode ser resumida à seguinte indagação: o parágrafo único do artigo 40 da LPI é aplicável às chamadas patentes mailbox?

Primeiramente, convém esclarecer que as patentes mailbox são aquelas relativas a produtos farmacêuticos e químicos para a agricultura, que não eram registráveis nos termos do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei Federal nº 5.772/71, hoje revogada), mais restritivo à propriedade intelectual e com extenso rol de invenções não privilegiáveis, em relação às normas jurídicas atualmente vigentes no Brasil.

Esse panorama foi modificado após 1994, com a negociação do "Acordo Geral de Tarifas e Trocas" (GATT, antecessor da atual OMC - Organização Mundial do Comércio), bem como do "Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio", também conhecido como "TRIPS" ("Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights", em inglês), os quais contaram com a adesão do Brasil, sendo que o TRIPS determinou o compromisso entre os países signatários de ampliar o rol de invenções privilegiáveis.

Nesta senda, tais mudanças foram introduzidas por meio da Lei Federal nº 9.279/96 (LPI), que trouxe a regra de transição para tutelar os pedidos de patentes farmacêuticas e de produtos químicos agrícolas depositados entre 01/01/1995 e 14/05/1997, nos moldes de seu artigo 229, parágrafo único, que dispõe, verbis: "aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitando ao prazo previsto no caput do art. 40." (grifei).

Em resumo: em observância a todo o acordado, ora exposto, o Brasil, com a edição da Lei de Propriedade Industrial atualmente em vigor, passou a reconhecer, pois, o direito à proteção dos inventores de produtos/processos novos e, no que tange aos produtos farmacêuticos e químicos para a agricultura, trouxe a regra de transição para os depósitos efetuados entre 01/01/95 e 14/05/97, de modo que, na hipótese dos autos, fica tal termo limitado àquele fixado no artigo 40, caput, da LPI. Tal é o prazo das patentes mailbox.

Fixadas tais premissas, convém ainda salientar que, segundo o determinado no artigo 56, caput, da já mencionada Lei, que a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo de sua respectiva vigência, pelo INPI ou qualquer outro interessado. Tal disposição legal, por óbvio, abarca a hipótese destes autos, a determinar a nulidade parcial - ou, como queira, a delimitação de seu prazo. Sendo assim, trata-se de parte legítima o INPI, bem como de pedido juridicamente possível.

Como bem salientado pelo MM. Juízo de origem, em tais casos há de se ponderar, juntamente com a legislação ordinária, o disposto no artigo , XXIX, da Carta Política, que, embora assegure o privilégio de invenção, o submete ao interesse social e ao desenvolvimento econômico do país.

Pois bem. Como qualquer direito, o de propriedade intelectual não é um valor absoluto, devendo se submeter ao princípio maior de sua função social. Sendo de conhecimento que os custos envolvidos no desenvolvimento de um produto farmacêutico, como no caso, podem ser vultosos, por isso mesmo deve o ordenamento jurídico prever a exclusividade de exploração econômica reduzida a prazos especiais, mais exíguos que aqueles ordinariamente estabelecidos.

Afinal, após o transcurso do prazo de vigência da respectiva patente, a contrapartida é a entrada desta em domínio público, que então poderá ser explorada em benefício de todo o tecido social.

Logo, qualquer interpretação que conduza à extensão do prazo de vigência da patente farmacêutica há de ser devidamente ponderada, pois, caso acolhida, implicará em manifesto prejuízo do interesse de toda a sociedade, em benefício de apenas um ente privado, o que é contrário seja à mens legis da LPI, seja aos fundamentos primordiais de primazia do interesse público e social estabelecidos pela Constituição Cidadã de 1988.

Dado isso, e efetivando o comando constitucional, o artigo 40, caput, da Lei de Propriedade Industrial, expressa inequivocamente que: "a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos a contar do depósito."

Destarte, o INPI, ao deferir os pedidos de patentes das corrés com fundamento no parágrafo único do art. 40 da LPI (dez anos a contar da respectiva concessão) acabou por estender de modo indevido o período de exclusividade. Assim, para que isso seja corrigido, de se determinar por meio desta ação judicial que o prazo se limite ao prazo de 20 (vinte) anos a contar do depósito.

Como muito bem ainda ressalvou o MM. Magistrado de origem:

"Registro que eventual demora do INPI no que concerne ao exame dos pedidos de patente não tem como consequência a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI por ausência de autorização legal para tanto. Se é certo que eventual demora do INPI na apreciação dos pedidos não deve ser suportada pelo titular da patente, também é certo que a coletividade não deve ser penalizada. Nesse cenário, cabe ao eventual prejudicado ajuizar a devida ação de responsabilidade civil em face do INPI pelos danos causados pela sua mora, caso constatada." (fls. 389/389v).

Ainda, quando à questão controversa acerca da consideração da efetiva data de depósito da patente, nada melhor que repetir os exatos termos do r. decisum a quo, que, de forma lapidar, prelecionou, verbis:

"Lado outro, no caso concreto deve ser afastada a alegação da corré SAMJIN de que o pedido PI 9604907-3 foi depositado no Brasil em 07/10/1997, portanto, fora do período abrangido pelo parágrafo único do art. 229 da LPI (01/01/1995 a 14/05/1997), de modo que referida patente não poderia ser considerada como mailbox (fls. 104/105).

Explico.

Para os efeitos legais, a data a ser considerada é 30/12/1996, quando o pedido em questão foi depositado via PCT (Tratado em Matéria de Cooperação de Patente).

É o que doutrina Gustavo Binebojm:

'Em essência, o PCT facilita o trâmite internacional dos pedidos de patentes, possibilitando a busca simultânea da proteção patentária (rectius: reivindicação de prioridade) no território de seus Estados-membros. (...) Conforme o tratado, pedido internacional equipara-se ao depósito nacional, realizado perante a autoridade do Estado designado. Os países-membros do PCT obrigam-se a manter essa equiparação entre o pedido internacional e o depósito nacional, salvo quando ocorrerem determinadas situações, como as previstas no art. 24.1 do tratado. Segundo o inciso III deste artigo, o pedido PCT perderá eficácia quando o depositante não promover, no Estado designado, os atos relativos à fase nacional do pedido, na forma e prazo previstos pelo tratado.' (Temas de Direito Administrativo e Constitucional; Artigos e Pareceres; Renovar; 2008, pág. 559).

Fixada a anterioridade da data do depósito para fins de análise do pedido patentário em 30/12/1996, a incidência do disposto no parágrafo único do art. 229 da LPI, incluído pela Lei nº 10.196 de 14 de fevereiro de 2001, é consectário lógico." (fl. 389v).

Por derradeiro, não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da controvérsia ora posta em análise, conforme dispõe o aresto a seguir transcrito:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA. PRECEDENTE DO STF.

1- Ação ajuizada em 12/9/2013. Recurso especial interposto em 22/1/2016 e concluso ao Gabinete em 7/11/2017.

2- O propósito recursal é definir se o prazo de vigência da patente mailbox concedida ao recorrente (PI9507594-1) é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

4- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).

5- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

6- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado.

7- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

8- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e a empresa recorrente, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos da empresa recorrente.

9- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

10- O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

11- Recurso especial não provido." (STJ. REsp 1.721.711/RJ. 3ª Turma. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. J. 17/04/2018 - V.U. - grifei e negritei).

Isto posto, irreprochável a r. sentença de primeiro grau de jurisdição, ora mantida, por seus escorreitos e claros fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, para manter a sentença atacada tal como lançada, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal e cumpridas as cautelas legais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, dando-se baixa na distribuição.

Publique-se e intimem-se.

São Paulo, 07 de junho de 2019.

SOUZA RIBEIRO

Desembargador Federal

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